Обираючи слово, з якого може складатися словесна торговельна марка, необхідно завчасно з’ясувати таке питання, чи не є вона частиною твору, зокрема, його назвою.

Так, заслуговує на увагу постанова Вищого господарського суду України від 05.06.2012 року по Справі № 10/155-10-4437. Звертаючись з позовом до суду, позивач зазначав, що реєстрація знака для товарів і послуг із зображенням слова, здійснена з порушенням вимог частини четвертої статті 6 та пункту “в” частини першої статті 19 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”, а саме – не відповідає умовам надання правової охорони через те, що твір наукового характеру є відомим в Україні твором, а видача свідоцтва на цей знак мала місце внаслідок подання заявки з порушенням авторських прав позивача, який не надав згоду відповідачу використовувати частину цього твору – окреме слово.

За результатами розгляду зазначеної справи в касаційному порядку суд дійшов наступних висновків, які слід брати до уваги правоволодільцям знаків для товарів і послуг як при їх використанні, так і при виникненні судових спорів щодо них:

1. вирішення питання щодо оригінальності та можливості самостійного використання частини твору потребує спеціальних знань, що зумовлює обов’язковість призначення експертизи у зазначеній категорії справ;
2. обов’язковому з’ясуванню підлягають такі питання:

– коли саме була оприлюднена частина твору (твір у цілому), щодо якої позивач звернувся до суду за захистом своїх прав, тобто з якого часу цей об’єкт авторського права став доступним для публіки та які докази про це свідчать;

– чи слід вважати, що зображення спірного знака для товарів і послуг, щодо якого відповідач отримав правову охорону, є продуктом його власної творчості, або воно було запозичено ним у якийсь спосіб у інших осіб.

У випадках, якщо суд не ставив на з’ясування зазначені питання це може бути підставою для апеляційного оскарження;

3. назва твору, фрази, словосполучення та інші частини твору, які можуть використовуватися самостійно, підлягають охороні як об’єкт авторського права тільки в тому випадку, коли вони є результатами творчої діяльності автора і є оригінальними.